gotopgi

【智財評析】智慧財產及商業法院110年度行商訴字第22號判決解析

2021-12-01 商標組


壹、前言
針對商標維權使用,實際上有使用的商品/服務能涵蓋至哪些指定使用商品/服務?實務上在處理這問題時,會以二商品/服務是否屬於「同性質」加以判斷,而商品/服務屬「同性質」之範圍與商標法第30條中所規定之「同一或類似」商品/服務之範圍是否相同?二者若概念有異,對於商標維權使用或商標權保護範圍是否會有影響?本文將藉由智慧財產及商業法院110年度行商訴字第22號行政判決為例,說明實務對於商品/服務「同性質」與商品/服務屬「同一或類似」二者概念之區別及所生之影響。
 
貳、智慧財產及商業法院110年度行商訴字第22號判決案情介紹
一、案情介紹
原告於94年5月20日自訴外人─大○藥品工業股份有限公司(下稱大○公司)─受讓取得指定使用於第5類「中藥、西藥」商品之系爭註冊第949519號「茯敏」商標,爾後經申准延展註冊,權利期間至120年7月15日止。參加人於109年4月9日,以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定情形,申請廢止其註冊。經被告以同年9月10日中台廢字第L01090179號商標廢止處分書,為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服而提起訴願,經濟部嗣以110年1月20日經訴字第11006300040號訴願決定駁回,原告不服訴願決定,遂向智慧財產及商業法院提起行政訴訟。
針對系爭商標遭申請廢止,原告主張其在106年1月1日將系爭商標,授權予幸○生醫科技有限公司(下稱幸○公司)使用,而幸○公司則將系爭商標使用於「益生菌」商品,並檢附貨物報關單、出口報單,證明在107年6、9月間,幸○公司有將標示有系爭商標之商品出口至大陸地區予上海一○商貿有限公司(下稱一○公司)。原告同時提供商品外包裝及標示有製造日期「2018.5.23」、有效日期「2020.05.22」包裝盒、裝箱照片等實際使用態樣,作為系爭商標無連續三年未使用之證明。
二、爭點:
系爭商標有無違反商標法第63條第1項第2款規定?對此需判斷原告所提出系爭商標使用於「益生菌」商品之行為,是否可作為系爭商標在廢止申請日前3年內有使用於「中藥、西藥」商品之證明?
三、智慧財產法院判決理由:
  1. 認定商標實際使用之商品是否與原註冊指定使用之商品一致,應依社會通念,就兩商品之用途、功能及目的是否相同加以判斷,倘兩商品具有上下位、包含、重疊或相當之關係者,自得認為其商標實際使用之商品與其指定使用之商品符合(參照最高行政法院104年度判字第429號行政判決)。所謂藥品需納入藥事法規範,藥事法第6條定有明文。除載於中華藥典或經中央衛生主管機關認定之其他各國藥典、公定之國家處方集,或各該補充典籍之藥品外,為求規範之周延性,另就用途及功能而為概括之規定,凡為供使用於診斷、治療、減輕、預防人類疾病,或功能足以影響人類身體結構及生理機能之原料藥及製劑,均屬之。且為維護用藥安全及國民健康,藥事法對藥品製造採三重證照之許可管理方式,藥商應領有藥商許可執照,製造場所需核領得製造許可,所製造之藥品應申請查驗登記領得藥品許可證後,始得為之。倘未經核准,擅自製造者,則屬偽藥。而食品之範圍,依食品安全衛生管理法第3條第1款規定,係指供人飲食或咀嚼之產品及其原料,用以提供人類能量及營養需求。一般食品無須預先審查,係由業者實施自主管理,確保產品及各項之製程、衛生、安全、標示、廣告及使用原料等,均符合食品安全衛生管理法相關規範。準此,藥品、食品在法律上之含義、規範目的及管理方式,各有不同,是屬兩事。
  2. 原告雖主張系爭商標實際使用之乳酸菌商品與指定「中藥、西藥」商品,具相同醫療保健功效而為相同商品,並持續使用乳酸菌商品等同使用中西藥商品云云。並檢附證據如後:①「臺灣醫界」、「家庭醫學與基層醫療」雜誌、臺灣乳酸菌協會網站等文章及藥品外觀查詢列印頁;②「馬偕一號」之相關文獻;③各國論文、日本專利案與相關文獻報導影本;④尼斯分類第七、八、十版影本;⑤「茯敏®益敏舒晶球益生菌」之食藥署核發許可、進口報單、產品簡介、實物照片、實體及虛擬通路陳列照片。然「乳酸菌」商品係以提供特殊菌種為目的而具保健功效之商品,屬「營養補充品」組群,「中藥、西藥」商品係以治療、矯正人體疾病為目的之藥品,兩者於用途、功能及目的均不同,且不具有上下位、包含、重疊或相當之關係。縱使營養食品,因具進補、養生及保健之機能,而國人有藥食同源之飲食文化,常於保健議題相提併論。然藥品、食品應加以區分管理,已如前述。揆諸前揭見解,非屬相同商品,自難執系爭商標使用於「乳酸菌」商品之事證,作為其有使用於「中藥、西藥」商品之論據。

參、評析
由本案判決可看出法院將商標維權使用中商品/服務之同性質與商標權排他範圍中商品/服務同一或類似區分為不同概念,茲分述如下:
(一)商標權排他範圍--商品/服務「類似」
在實務審理時,判斷商品/服務是否類似通常會參考智慧財產局編印之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」(以下簡稱「商品及服務分類表」),二商標指定之商品/服務若屬於「商品及服務分類表」中同一組群,或在「商品及服務分類表」之備註中載明「○○小類組所有商品/服務需檢索●●組群所有商品/服務」,二者即屬於需交互檢索之商品/服務。在商標註冊申請、異議、評定及侵權時,二商標指定商品/服務如需交互檢索,通常會被認定二者屬於同一或類似,兩商標即無法並存,或被控侵權之商標因商品/服務類似而構成侵權。因此「商品及服務分類表」係二商品/服務是否類似之參考,其著眼點在於二商標是否有使人產生混淆誤認之可能,以避免二近似之商標指定使用於同一或類似之商品/服務,使相關消費者產生混淆誤認。
(二)商標維權使用--商品/服務「同性質」
商標是否有使用,則是要確認商標權人之使用是否係對其指定商品/服務範圍內為之,若商標權人實際使用之商品/服務,不在商標所指定之商品/服務範圍,即無法認定商標權人有真正使用註冊商標。而判斷實際使用商品/服務與指定商品/服務是否屬同性質,則須審酌二者商品/服務之內容、專業技術、用途、功能等是否相同為斷,而非以「商品及服務分類表」之編碼作為單一判斷標準。
因此,雖然本案系爭商標實際使用之「乳酸菌」商品屬於「商品及服務分類表」中0503營養補充品組群,而系爭商標指定使用之「中藥、西藥」商品屬於「商品及服務分類表」050101人體用藥品組群,且在「商品及服務分類表」之備註中載明「『人體用藥品』小類組所有商品需檢索0503『營養補充品』組群所有商品」,即二者屬於需交互檢索之商品,為同一或類似之商品。然法院考量系爭商標實際使用之「乳酸菌」商品為食品,而系爭商標指定使用之「中藥、西藥」商品屬於藥品,二者用途、功能及目的不同,且食品與藥品在法律上之含義、規範及管理方式各不同,因此二者非屬相同商品,即非屬「同性質」商品。

肆、結論
由前述案例及分析可知,商標權排他範圍關於商品類似之判斷,與商標維權使用時實際使用商品/服務與指定商品/服務是否同性質之判斷,係屬二事。於商標權排他範圍的判斷,商品/服務類似所可涵蓋之範圍較廣,例如:藥品與營養補充品通常會被認定為類似,而在商標維權使用時,商品/服務是否「同性質」解釋則較為限縮,如:實際使用在營養補充品,無法作為指定於藥品之使用證據。
因此,當實際使用商品/服務與原註冊商標指定商品/服務之範圍有不同時,為使商標權能獲得完整之保護,建議申請人仍應針對新發展之商品/服務提出註冊申請案,切勿認為實際使用之商品/服務與原註冊商標指定使用之商品/服務屬於類似,即省略商標於新開發商品/服務之註冊保護。另外,在申請商標註冊時,藉由對先註冊商標申請廢止,以爭取商標獲准註冊之機會,須留意若廢止之結果為註冊商標部分商品/服務廢止之情況,未遭廢止之商品/服務仍可能會與申請註冊案之商品/服務類似,導致後申請之商標仍無法獲准註冊,勿因疏忽大意而蒙受核駁處分。