gotopgi

【智財評析】2021年商標「混淆誤認之虞審查基準」修正簡介(上)

2021-12-21 商標組

        在商標法中,有關商標衝突之規定經常訂有「混淆誤認之虞」此一要件,為能清楚闡明混淆誤認之虞之概念,以及商標法之適用及認定問題,經濟部智慧財產局在民國93年特別制定了「混淆誤認之虞」審查基準,爾後,在101年為配合商標法之修正曾進行修訂,至今隨社會變化,以及實務對於兩商標是否會導致混淆誤認之虞相關案件之累積,經濟部智慧財產局為精進審查品質與審查一致性,並使商標混淆誤認之虞之判斷標準更明確而可資依循,即修正「混淆誤認之虞」審查基準,並於今(110)年10月27日生效。本次修正除將「混淆誤認之虞」審查基準之名稱修改為「混淆誤認之虞審查基準」(以下簡稱「審查基準」)外,針對商標近似、商品/服務類似之部分、關於其他判斷混淆誤認之各項因素,以及商標法第30條第1項第10款但書有關「顯屬不當」等認定原則,加入新增的判斷標準。本文將針對現行審查基準之重要規定加以介紹。
 
一、商標近似部分:
  • (一)識別性強弱與整體觀察:
    •         雖然在審查基準八大因素中,「商標識別性之強弱」原本即為混淆誤認之虞參酌因素之一,但在修正前「混淆誤認之虞」審查基準對於商標近似部分之影響為何?應如何適用?並無明確之說明,因此現行審查基準特別增列構成商標元素之識別性強弱與整體觀察之判斷標準。例如:在審查基準5.2.6.6關於外文起首部分相同的情況,若外文起首部分雖屬相同,惟在指定之商品/服務中該外文識別性較弱,或所接合之其他字詞,明顯具有不同涵義時,則應降低比對之比重。審查基準對此點說明所舉之案件類型為「Bioneed」與「BIONEO」,二者起首「Bio」為外文常見前綴詞,且在類似商品/服務已廣泛被業者作為商標之一部分,應認定二者近似程度低。另外,審查基準5.2.6.12則以「柚見幸福」與「手護幸福」為例,說明二商標相同之「幸福」二字,在相關商品或服務,如已為多數人註冊為商標之一部分,其識別功能較弱,則分別結合「柚見」及「手護」識別性較高之文字,其整體觀念與讀音又明顯有別,得認定近似程度低。惟若二商標相同之部分結合不具識別性的文字,如:「福味堂」與「福味小吃屋」(「堂」與「小吃屋」均為場所名稱,為不具識別性之文字),或對整體外觀及觀念上的影響極微,如:「WISS」與「IWISS」,得認定近似程度高。
  • (二)得拆解之文字商標整體比對態樣
    •        當商標為一外文字串,其中有部分外文與他人商標相同時,是否能拆解、割裂為數部分而加以比對,修正前之「混淆誤認之虞」審查基準對此並無說明,故當發生核駁或爭議案件時,當事人往往會質疑此方式之審查是否有違整體觀察原則。現行審差基準在何種情況下會有拆解文字為比對即有具體說明。如:審查基準5.2.6.9:「外文字詞如整體已具有單獨意涵,例如『Primrose (報春花、歐洲櫻草)』與『Rose(薔薇花、玫瑰花)』,原則上不可拆解而割裂比對後,認定為近似。惟商標若由相關消費者熟知的數個字詞組成,例如『LINECAST』與『LINE』;或就商標組成之主要部分整體觀察,例如『sogotaiwan』與『SOGO』,相關消費者可能因其中可資識別之文字而產生混淆,得認定近似。」而在外文商標中,若兩外文字詞間有符號、圖形,或一外文字串使用不同字型或不同大小寫字母時,依照審查基準5.2.6.1.之規定:「外文字詞若有使用標點符號、特殊符號、圖形記號等情形,或與通常書寫方式不同之大小寫字母組合,使外文字詞在外觀上可區隔者,原則上可就分隔後的字詞作整體觀察,並關注商標之主要部分加以比對觀察,若予消費者所關注或事後留有印象之主要部分越相近,認定近似程度越高。例如:『coco, Bonnie』與『COCO』;『A★Bones』與『A-Bone』;『ariCASE』與『ARI』」。
    •  
    •        另一種會被拆解比對的情況,跟文字拆解的類型有些差異,即:商標之一部分為他人商標之全部,或包含他人商標之主要識別部分,這類情況除了他人商標之圖樣或他人商標主要部分外,整體圖樣雖尚有其他圖形或文字,但因為消費者極有可能會誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係,故仍會遭經濟部智慧財產局認定近似程度高(審查基準5.2.6.11參照)。例如:「」與「」;「」與「」;「」與「」、「」,因為「」、「」與「」分別包含了他人商標之全部或主要部分,故有使消費者產生混淆誤認之虞,屬近似程度高之商標。
  •  
  • (三)有特定對應字詞與拼音之中外文近似
    •        數年前,實務上曾以外文「corhea」與「鱷魚」之閩南語讀音相彷彿,認定二商標有發生混淆誤認之虞(最高行政法院91年度判字第619號判決參照)。惟若考量商標文字之讀音不以文字本身之讀音為準,而是要透過第三種語言讀音之間接聯想,得出發音相似,如此之判斷不免與一般民眾之直接想法有所落差,故現行審查基準特別規定,商標讀音近似之判斷,應以商標本身之文字讀音為準,中文字之讀音以我國一般民眾通常習慣之發音為準;外文之讀音則參酌外國發音規則為判斷依據。因此,中、外文之間,若二文字需要透過輾轉翻譯後,始能顯示其讀音有相關聯之情形,原則上不構成讀音近似(審查基準5.2.6.4參照)。例如:中文「酷魚」與外文「corhea」,相關消費者對於「酷魚」之普通發音為「ㄎㄨˋㄩˊ」,並非以臺語輾轉翻譯為「corhea」或讀作「kɔrhi」,此時根據上述審查基準之說明,中文「酷魚」與外文「corhea」,二者讀音就不應構成近似。而在僅有外文之商標與同時有中、外文之商標,二者間是否構成近似,審查基準明示原則上僅比較二者外文部分。但若中、外文為相互對應之拼音,且整體讀音相仿,或依社會通念,已有特定之對應字詞,易使相關消費者產生聯想者,整體唱呼仍有構成近似之可能,例如:「Fuji」與「富士」,因為外文「Fuji」已與特定中譯「富士」產生連結,因此二者仍會構成近似。
  •  
  • (四)其他
    •        至於在相同類型之系列商標判斷上,修正前之「混淆誤認之虞」審查基準所舉例之說明為「日日安」與「月月安」,這類型可能會被消費者誤認為同一廠商系列商品之情事。現行審查基準則另外加入了在先權利人已經註冊或使用數個相同類型之商標,例如「TEN BY TEN」與「十乘十」,二者中、外文固有不同,但在類型上均為十乘十數學式,且與先權利人註冊「10x10」類型上近似,自屬近似態樣之一種。同時增加「類型近似應限於具有相當程度創意的獨創性或暗示性商標,且在商品/服務類似程度的要求上亦應較高」此一說明,以避免類型近似遭過度擴張進而認定商標近似之情況(審查基準5.2.10參照)。