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【智財評析】2021年商標「混淆誤認之虞審查基準」修正簡介(下)

2022-01-20 商標組 王竹平 資深智權顧問

 
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  • 商品/服務類似部分:
    (一) 商品/服務之互補功能、聯合或搭配使用關係
      修正前之「混淆誤認之虞」審查基準在商品/服務是否類似之判斷上,雖有將「互補功能」列入其中,但僅簡要說明「例如鋼筆、鋼筆水及鋼筆盒,功能間具有相輔之作用,可共同完成滿足消費者特定之需求。商品在功能上相輔的關係越緊密,類似的程度即越高」。而現行「審查基準」則加入「互補功能」之定義,即:互補功能「係指一商品對於另一商品的使用是不可或缺或具重要性,彼此具緊密關聯性,消費者可能認為其為同一業者所產製或銷售」(審查基準5.3.4.4),同時在審查基準5.3.4.5及5.3.4.6補充「互補功能原則上僅適用在商品的使用上,不適用在商品的生產過程」,且「功能上具互補關係的商品及服務,必須能被一起使用,且針對相同的消費族群」。若以第18類「皮革」商品與第25類「皮衣」二者之關係為例,將皮革製作成皮衣,即係將皮革使用在皮衣商品之生產過程中,且皮革商品之銷售對象為有專業需求之成衣製造業者,衣服則是針對一般民眾,依前揭審查基準之說明,第18類之皮革商品與第25類皮衣商品即不具互補功能。

      至於二商品因選擇性或方便性而聯合或搭配使用之情況,現行「審查基準」5.3.4.7明訂,聯合或搭配使用之概念與互補功能之概念有所不同,二者之差異點在於,聯合或搭配使用之兩商品間之關係並非不可或缺或具重要性,而是因為消費者之習慣、喜好或方便性將二商品一同使用,與二商品間具有互補功能必須要二者一同使用有不可或缺或具重要性不同。因此,在判斷聯合或搭配使用之兩商品是否類似時,仍應參酌如:產製者、行銷管道、消費組群等因素加以判斷,例如(審查基準5.3.4.7參照):
      
    1. 第9類之眼鏡商品與第14類珠寶商品雖有可能供消費者整體造型之搭配使用,然其商品性質及主要用途不同,眼鏡主要目的是改善視力之用;佩戴珠寶則是作為個人裝飾品之用,二者商品之行銷管道不同,不具競爭性亦不具互補關係。
    2. 第25類之衣服與鞋子均是覆蓋及保護人體各部位免受侵害,且為經常搭配使用之流行時尚商品,消費者在購買衣服時,通常也會在同一銷售場所找到鞋子商品,該等商品由同一業者產製之情形屬常見,自得認定具類似關係。

    (二) 商品本身與其零組件、原料或半成品間類似關係補充說明 關於商品本身與其零組件或半成品之關係,修正前之「混淆誤認之虞」審查基準僅規定:「零組件或半成品之用途係配合商品本身之使用功能,一商品若欠缺此一零組件或半成品即無法達成或嚴重減損其經濟上之使用目的,此時會認定商品本身與其零組件或半成品間構成類似之可能性較高。」為使商品本身與零組件等是否具有類似關係更為明確,現行「審查基準」於5.3.5.1增加說明:「商品由多個零組件組成,或將一種商品作為原料或半成品用於製造另一種商品等事實,並不當然認定具類似關係,應依個案具體情況認定」,例如:考量商品本身與原料、半成品、零組件之性質、用途、消費族群或行銷管道等因素,而非單以商品本身係由該等原料、半成品、零組件所組成,二者間即具有類似關係。此外,現行「審查基準」另明示,除考量商品本身與原料等商品之性質、用途等因素外,在判斷二者是否類似時,亦可參酌二商品是否具有互補關係,或必要之依存關係,而若該零組件或半成品係一般商品所共用者,二者原則上不類似(審查基準5.3.5.2)。

       又原料、零組件等與成品間之關係並非單純只有將原料、零組件安裝或結合在成品上之形式,經常原料在製作成品之過程中會發生轉變,而在修正前之「混淆誤認之虞」審查基準對於原料、半成品等與成品是否類似之判斷,僅考量兩者間是否具有成品若欠缺該零組件及無法達成或嚴重減損經濟上之使用目之因素。但如此判斷恐造成原料、零組件等與成品構成類似之範圍遭到擴張,現行「審查基準」即納入原料或半成品等與成品間「轉變程度」加以考量,同時考量原料或半成品與成品在性質、用途、消費族群或行銷管道是否相同,原料或半成品與成品可否被獨立銷售等情形為類似與否之認定。例如:
    1. 第18類之皮革商品經加工成為第25類之皮鞋商品,從原料─皮革─演變成為最終成品─皮衣─,轉變程度大,一為整片經處理之動物皮膚,一為結合底部等之靴鞋,原料之外觀或特性均發生轉變,且二商品除性質、功能不同外,前者皮革商品之消費對象為製造產業,而皮衣則由終端消費者直接購買,行銷管道與消費族群亦有所不同,因此不具有類似關係(審查基準5.3.5.4參照)。
    2. 第29類之雞蛋商品經烹調成為第30類之蛋糕商品,雖兩者均為食品,且前者為後者材料之一,但因轉變程度大,再參酌商品性質、用途、產製者、行銷管道或場所等因素如有不同,不具類似關係(審查基準5.3.5.5)。

      因此,在原料、零組件或半成品與成品間需有依存關係,或互補關係,或原料製成成品轉變程度小,且銷售對象及銷售管道有所重疊,方能認定原料、零組件或半成品與成品間具有類似關係。

    (三) 增列「行銷管道或場所」為類似商品/服務考量因素之一
      關於「行銷管道或場所」以往在商標爭議案件中,當事人一方或許會以兩商品銷售場所均有大賣場、超市或百貨公司,主張銷售場所重疊,構成商品類似。然大賣場、百貨公司等地所銷售之產品樣式、種類繁多,以此作為商品是否類似之重要參酌因素,將會使商品類似範圍擴大,故現行「審查基準」特別說明:「現今超級市場、藥(妝)店、百貨公司等場所,銷售各式各樣商品,所以不須過於強調此因素……只有在專賣形式的賣場,習見均置放在相同區域販售相同種類商品的情況下,始有利於類似商品/服務之認定」(審查基準5.3.7),故在判斷此因素時,應依商品銷售之區域配置與商品之功能綜合加以考量。例如:第7類之家庭用果菜機與第11類之電咖啡壼,經常在同一家庭用電器部門銷售,被認定為類似商品可能性較高。但第21類之餐盤、杯、碗及第24類之床單、被套等商品,縱常被置於百貨公司之同一樓層販售,惟參酌商品之性質、功能或用途差異大,且通常產製來源不同等因素,得為不類似之認定。
     
  • 取得先權利人之同意:
      在涉及商標法第30條第1項第10款但書規定:「但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請,且非顯屬不當者,不在此限」之情況,修正前「混淆誤認之虞」審查基準針對「顯屬不當」情形中,二商標僅有記號或大小寫等有差異之情況,究屬相同或近似?以及商品/服務名稱文字不同,但概念上屬於相同之商品/服務,是否為同一商品/服務?並無解釋。因此現行「審查基準」在商標若僅有記號有無或大小寫文字形式些微差異等情形,例如:「旺旺」與「旺-旺」、「BABY CARE」與「baby care」,認為應將之視為相同之商標;在商品/服務部分,雖然文字不同,惟實質上屬相同概念之商品/服務,亦將之視為相同之商品/服務,例如:「藥錠」與「藥丸」、「唇膏」與「口紅」或「小吃店」與「小吃攤」等。此一修正使相同商標與商品/服務同一之概念更為清晰,對於案件在出具同意書時能否被接受,申請人能有較明確之判斷(審查基準7.3)。
     
  • 結論:
      現行「審查基準」與修正前之「混淆誤認之虞」審查基準相較,除在商標近似之判斷加入諸多與識別性強弱有關之考量因素,以及商標外文字串能否拆解之標準外,在商品/服務類似之部分更係新增許多類似關係之判斷因素。由於本次「審查基準」修正幅度較大,且發布生效至今僅3個多月,本基準對於日後商標案件審查尺度之變化、實務應如何實際操作、適用,以及對於商標各類案件之影響,仍有待密切觀察後續之發展。