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【智財快訊摘要】智慧局發布「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」,值得參考!

2019-12-24 林殷如 資深顧問

智慧局於2019年12月3日發布「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」,該研究希望能瞭解目前我國人工智慧相關專利的申請概況,分析各界所關注的技術方向、功能類型與應用領域,以及專利審查實務上所發現的問題與建議,供未來準備涉入人工智慧領域之申請人參考。以下為作者之整理與建議:

一、事由
TIPO於2019/12/3發布「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」一檔,雖是針對AI案件進行分析,但報告內TIPO亦針對數種核駁理由提供答辯建議(可直接了解審查委員的想法),應可適度應用於其他領域之案件,值得參考。

二、重點摘錄
1. 不符發明之定義 (p36)
寫稿建議:若說明書中詳細記載技術方面的實現手段,或說明與特定技術應用的聯結及因果關係,則較易被認可具有技術性。

2. 說明書未明確且充分揭露 (p38)
答辯建議1:藉由申請時說明書已明確記載的內容,論述為何可藉由該些內容明瞭審查人員所質疑的部分。
答辯建議2:刪除請求項中對應的技術特徵,因為說明書是否符合可據以實現要件,係以申請專利之發明為對象。惟修正時須注意「超出」之問題,若是發明不可或缺的技術特徵,將會不允許刪除。
註:實務上常見的2種無法據以實現之態樣,第一是申請人忽略了有些技術細節只有申請人曉得,而在說明書中簡單帶過,導致其他人無法據以實現;第二是「留一手」的心態,擔心被他人抄襲,所以不揭露技術細節,而違反專利法第26條第條第1項的精神。

3. 請求項不明確 (p40、p41)
答辯建議:若認為審查意見合理,就應配合修正,補充或調整技術特徵;若認為審查意見不清楚,或不認同其意見,建議以電話與審查人員溝通。
註1:專利法第26條第2項很容易藉由修正來克服,但在未修正而僅申復的情況下,要克服不明確的問題有頗高的難度。
註2:申請專利範圍屬於法律文件,其本質與說明書的技術文件不一樣,在法庭上主張權利時,必須逐字逐句解讀其權利範圍,因此對於「明確」的要求會遠高於說明書,須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,單獨由請求項之記載內容,即可明確瞭解其意義,而對其範圍不會產生疑義。因此這種申復理由往往不會被審查人員接受。[個人沒完全認同]

有關「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」請直接至智慧局網站下載:
https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-859330-1189b-1.html
[建議至少需閱讀p34-p41]